Satius Holding v. Samsung Electronics
Fed. Cir. 2026-10-01
科学的に不可能な実施形態を含むクレームは無効か？
今回の Satius Holding v. Samsung Electronics（Fed. Cir. 2026）は、単に「実施不能な発明は無効」という当たり前の話ではなく、35 U.S.C. §112(a) の Enablement と §112(b) の Definiteness の境界線を明確にした点に意義がある。「どの程度、実施不能だったのか？」について実はかなり極端な事例である。
Summarized by Tatsuo YABE on 2026-10-26
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1. 特許の概要
対象特許：U.S. Patent No. 6,711,385 — Coupler for Wireless Communications
本特許は、無線通信装置において、送信機の出力インピーダンスと空気の特性インピーダンスを整合させるためのカプラ（coupler）に関するものである。
Claim 1は、送信機（transmitter）と、非磁性コアを有するトランスを含むカプラ（coupler）を備えた通信装置を規定している。
実際の特許図面を簡略化した概念説明であり、回路構成の正確な再現ではない。
2. 問題となったClaim 1
主要部分を抜粋すると、次のとおりである。
A communications apparatus for transmitting electric or electromagnetic signals over air ...
... a transformer having a non-magnetic core, said transformer communicating the electric or electromagnetic signals to the air ...
問題は、太字部分の “electric or electromagnetic signals” という選択的表現にある。
3. 事実関係と訴訟の経過
U.S. Patent No. 6,711,385が発行された。
SatiusがSamsungを相手に、Claims 1、11、18の侵害を主張してデラウェア州連邦地裁に提訴した。
訴訟は再審査手続のため停止された。再審査では独立Claim 1が拒絶され、従属Claims 11、18について特許性が維持された。
空気中を電気信号が伝搬するという選択肢は科学的に不可能であり、Claims 1、11、18は§112(b)の明確性要件違反により無効と判断された。
地裁のIndefiniteness（不明確）判断を否定。しかし、§112(a)の実施可能要件違反を理由に無効判決を維持した。
4. 地裁とCAFCの判断の相違
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争点 |
地裁 |
CAFC |
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電気信号の空気中伝搬 |
科学的に不可能 |
同意 |
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§112(b) 明確性 |
不明確 |
明確 |
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§112(a) 実施可能要件 |
無効判決の根拠とせず |
違反 |
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最終結論 |
無効 |
無効判決維持 |
CAFCの判断の核心は、科学的に不可能であることと、クレームの意味が不明確であることは同じではないという点にある。
クレームが何を包含するかは明確である。しかし、その範囲には実施不可能な選択肢が含まれるため、実施可能要件を満たさないと判断された。
5. 考察
経過書類を見ると本件385特許は出願時のクレームのままで権利化された。審査官は第１回目のOAで112条(a)項のベストモード開示違反（当時は112条1項）で拒絶した。しかし、 クレーム1の「apparatus for transmitting electric or electromagnetic signals over air」に対しては一切言及しなかった。審査はBRI基準(Broadest Reasonable Interpretation)で行うので、A(electric signal)またはB(electromagnetic
signal)と言う特徴のAを無視（除外）したうえで新規性・進歩性に関わる先行技術をサーチすることは可能である。しかし、BRI基準においても審査官は112条(b)項の基にクレーム1は明確か？及び、クレーム1の権利範囲全体に対して112条(a)項の発明の「記述要件」と「実施可能要件」を審査しなければならない。
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Date |
Document |
概要 |
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2000-07-06 |
Original claims |
Claim 1 expressly recited “electric or electromagnetic signals over air.” |
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2003-03-25 |
Office Action |
Claims 1–50 rejected solely under §112, first paragraph, for failure to disclose Best Mode. |
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2003-06-18 |
Applicant's response |
Applicant argued that the Best Mode was disclosed and that the examiner had failed to establish the required factual basis for the rejection. |
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2003-10-06 |
Notice of Allowability |
Claims 1–50 allowed without a §102, §103, or additional §112 rejection. |
確かに、Ariad大法廷判決（2010年）で112条(a)項の発明の「記述要件」はクレームの権利範囲全体が基準となることが明確に判示され、Amgen最高裁判決（2023年）において112条(a)項の「実施可能要件」に関してもクレームの権利範囲全体が基準となることが明確に判示された。本件385特許の出願審査当時（2003年）はAriad及びAmgen判決のかなり前だったので審査基準においてクレーム権利範囲全体を通してどうなのかという観点での審査が緩やか、あるいは、単に審査官の見過ごしだったのかもしれない。
＊＊＊参考＊＊＊
Ariad v. Eli Lilly 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. en banc 2010)
112条(a)項の「記述要件」は「実施可能要件」とは識別されうる要件であり、「記述要件」の目的はクレームの権利範囲全域に渡って、発明者が出願時に発明を所有（実際に発明）していたことを当業者が理解できるように明細書に記述することを要求するとした判例。
Amgen v. Sanofi 143 S, Ct. 1243 (2023-05)
112条(a)項の「実施可能要件」を満たすには、クレームされた発明の全域に渡って当業者が発明を実施できるように明細書に記載すること。